La protección legal de los intangibles cada día cobra más relevancia en nuestro país, lo anterior se debe al crecimiento acelerado de la creación de nuevos negocios que buscan diferenciarse frente a sus competidores. Siendo así, el registro de marca se ha convertido en un elemento esencial para el empresario a la hora de proteger sus ideas y la identidad de su productos o servicios.

Sin embargo, en Colombia este proceso no está exento de desafíos, puesto que, para lograr que un registro de marca sea exitoso, la solicitud debe cumplir con ciertos requisitos previamente establecidos. El cumplimiento de dichos requisitos se dificulta cuando surgen, por ejemplo, similitudes fonéticas entre las marcas solicitadas y aquellas previamente registradas, es en ese momento que la consonancia vocálica y consonántica se convierte en un factor determinante para evaluar el riesgo de confusión entre estas, lo que exige un análisis profundo y detallado por parte de las autoridades competentes con respecto a la distintividad. Pero, ¿Por qué es importante este último elemento?

Una marca distintiva es aquella que es única y de fácil identificación para el consumidor. La distintividad brinda una ventaja competitiva en el mercado al permitirle destacarse entre los miles de productos y servicios similares. Sin embargo, cuando dos marcas son demasiado similares se afecta gravemente la distintividad de ambas, lo que puede generar confusión entre los consumidores, llevándolos así a incurrir en un error a la hora de escoger un producto o servicio. Dicha similitud se puede presentar en múltiples elementos, sin embargo, estudiaremos el elemento vocálico y el consonántico.

La consonancia vocálica se refiere a la similitud en los sonidos de las vocales, mientras que la consonancia consonántica se relaciona con la similitud en los sonidos de las consonantes. En el contexto colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) es la entidad encargada de administrar el registro de marcas y resolver disputas relacionadas con la propiedad intelectual. La SIC utiliza criterios específicos para evaluar la similitud entre marcas, incluyendo la similitud fonética, ortográfica y conceptual. Cuando dos marcas presentan consonancia vocálica o consonántica, es la SIC quien debe determinar si esta similitud es lo suficientemente relevante como para causar confusión entre los consumidores.

La SIC tiene Aspectos y criterios específicos a considerar para determinar si la consonancia vocálica y consonántica es tal que pueda causar confusión:

1. Identidad fonética: Se evalúa si la pronunciación de las marcas es idéntica o altamente similar, considerando factores como la cantidad de sílabas, el acento tónico y la secuencia de fonemas.

2. Raíz o núcleo común: Se analiza si las marcas comparten una raíz o núcleo fonético que las haga fácilmente confundibles, incluso si presentan diferencias en prefijos, sufijos o terminaciones.

3. Facilidad de error: Se evalúa la probabilidad de que el consumidor promedio cometa un error al escuchar o pronunciar las marcas, tomando en cuenta factores como la fonética del idioma español y la rapidez con la que suelen mencionarse las marcas en el contexto comercial.

4. Elementos distintivos: Se deben considerar los elementos distintivos de cada marca, como su logotipo, diseño y colores, para determinar si estos son suficientes para diferenciarlas a pesar de las similitudes fonéticas.

5. Canal de comercialización: Se toma en cuenta el canal de comercialización de los productos o servicios, ya que la probabilidad de confusión puede ser mayor en ciertos canales, como por ejemplo, las ventas en internet.

6. Público objetivo: Se analiza el público objetivo al que se dirigen las marcas, considerando su nivel de atención y conocimiento del mercado.

Pero, ¿en qué momento del proceso de registro la SIC realiza la evaluación anteriormente mencionada? En el examen de fondo. Para entenderlo, revisemos de manera detallada cuales son los elementos que tiene en cuenta la SIC el examen de registrabilidad.

ELEMENTOS QUE ESTUDIA LA SIC PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES REGISTRABLE O NO:

En Colombia, la normativa que regula el registro de marcas y el riesgo de confusión se encuentra en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN). En ella se determinan los elementos que deben estudiarse:

Distintividad: La marca debe ser distintiva, es decir, debe tener la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esto implica que la marca no puede ser genérica, descriptiva o demasiado común.

Disponibilidad: La marca no debe estar previamente registrada por otra empresa para los mismos productos o servicios, ni debe ser similar a una marca registrada existente en grado suficiente como para causar confusión en el consumidor.

Cumplimiento de requisitos legales: La marca debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la legislación colombiana y los tratados internacionales aplicables. Esto incluye el cumplimiento de los procedimientos formales de solicitud y el pago de las tasas correspondientes.

No violación de derechos de terceros: La marca no debe infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, como derechos de autor, marcas registradas o derechos de diseño industrial.

No contravención de la ley o el orden público: La marca no debe contravenir la ley o el orden público, ni debe ser contraria a la moral y las buenas costumbres.

Características técnicas y gráficas: La marca debe presentar características técnicas y gráficas adecuadas que permitan su reproducción y representación gráfica de manera clara y precisa.

Uso efectivo: La marca debe ser utilizada de manera efectiva en el comercio para identificar los productos o servicios de la empresa y distinguirlos de los productos o servicios de otras empresas.

Clasificación adecuada: La marca debe estar clasificada correctamente de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), que establece las clases de productos y servicios para los cuales se puede solicitar el registro de una marca.

Presentación correcta de la solicitud: La solicitud de registro de marca debe presentarse correctamente, incluyendo todos los datos requeridos y la documentación necesaria. Esto asegura que el proceso de registro pueda llevarse a cabo de manera adecuada y eficiente.

Examen de fondo: La SIC realiza un examen exhaustivo de fondo para determinar si la marca cumple con los requisitos legales y distintivos para su registro. Este examen puede incluir la revisión de documentos, la investigación de antecedentes y la evaluación de la viabilidad de la marca. Es en este punto donde se realiza el estudio de similitud vocálica y consonántica, entre muchos otros.

Si se presentan oposiciones por parte de terceros durante el proceso de registro, la SIC notifica a la parte solicitante y le brinda la oportunidad de responder a las mismas. Esto permite resolver cualquier disputa o controversia que pueda surgir durante el proceso de registro. Una vez que la SIC determina que la marca cumple con todos los requisitos anteriormente mencionados y no hay oposiciones pendientes, se procede a expedir el certificado de registro de la marca. Este certificado otorga a la empresa titular los derechos exclusivos sobre la marca registrada en Colombia.

Para lograr ejemplificar de manera satisfactoria la problemática mencionada, es importante mencionar 3 casos en los que la SIC negó el registro de marca dada la similitud fonética.

CASOS EN CONCRETO:

CASO PAN DE ORO: En este caso, la SIC negó el registro de la marca «PANADERÍA EL PAN DE ORO» por riesgo de confusión con la marca previamente registrada «PAN DORADO». La decisión se basó en la similitud fonética y gráfica de las marcas, así como en la identidad de los productos (panadería y productos de panadería).

CASO CAFÉ FLORESTA: La SIC negó el registro de la marca «CAFÉ LA FLORESTA» por riesgo de confusión con la marca previamente registrada «CAFÉ FLORESTA». La decisión se basó en la similitud fonética y gráfica de las marcas, así como en la identidad de los productos (café).

CASO SUPER PAN: La SIC negó el registro de la marca «SUPER PAN» por riesgo de confusión con la marca previamente registrada «SUPER POLLO». La decisión se basó en la similitud fonética de las marcas, a pesar de la diferencia en los productos (panadería y productos de pollo).

Sin embargo, es de anotar que existen casos en los que, a pesar de que exista cierta similud vocálica o consonántica, los demás elementos de la marca que se pretende registrar son lo suficientemente fuertes y diferenciables por lo que es viable el registro. Un caso que ejemplifica lo anterior es CASO «FRUTISEC» VS. «FRUTISECCO». En esta oportunidad La SIC aprobó el registro de la marca «Frutisecco» a pesar de la similitud fonética con la marca previamente registrada «Frutisec», al determinar que los elementos distintivos de las marcas, como su logotipo y diseño, eran suficientes para diferenciarlas. Entonces, si tengo interés en registrar una marca ¿Cómo puedo minimizar el riesgo de confusión?

MITIGACIÓN DEL RIESGO:

En estas circunstancias es fundamental que las empresas realicen una investigación exhaustiva antes de solicitar el registro de una marca. Esto implica verificar la disponibilidad de la marca en la base de datos de la SIC (SIPI) y evaluar la existencia de marcas similares o relacionadas en el mercado. De igual forma, es importante construir una marca que sea distintiva, utilizando elementos fonéticos y gráficos que la diferencien claramente de otras marcas en el mercado. Por último, es recomendable consultar a expertos en propiedad intelectual para obtener asesoramiento profesional sobre la viabilidad y distintividad de la marca propuesta.

Por todo lo expuesto anteriormente, la consonancia vocálica y consonántica presenta un desafío significativo en el registro de marcas en Colombia dado que la similitud entre marcas puede causar confusión en los consumidores y afectar la reputación y la competitividad de las empresas. Por lo tanto, es fundamental que las empresas y particulares sean diligentes en su proceso de registro puesto que, a pesar de ser una situación que se presenta comúnmente, es mitigable si se realiza un estudio exhaustivo de antecedentes marcarios.

FUENTES:

1. Decisión 486 del 2000. Comunidad Andina de Naciones.

2. Instructivo para el examen de registrabilidad de marca. Superintendencia de Industria y Comercio, 2022.

3. Glosario de los términos más importantes relacionados con la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos, los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones Culturales Tradicionales, OMPI, 2017

Valentina Urrea López

Abogada en proceso de grado de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis y
experiencia en Propiedad Intelectual, Derecho de la competencia y Derecho del
Consumo. Ha obtenido experiencia en consultoría y litigios en materia civil y marcaria
trabajando en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá y en Muñoz Abogados. De igual
forma se desempeñó como monitora y auxiliar de investigación del Departamento de
Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia.

* El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja ni compromete la postura del ICDP.